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La propriété intellectuelle (IP)

Gestion de portefeuilles de marques

Protection de vos marques

Les fonctions de la marque

La marque est « le moteur de la compétitivité des entreprises », votre premier actif immatériel, siège de la synthèse, de l’image et partant de la valorisation de toutes vos compétences : recherche et développement (R&D), production, distribution et communication.

Juridiquement, la fonction essentielle de la marque, telle que définie par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), consiste à « garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »(http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=381CAE481A3439E6D724061B9B064816?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2277215).

À cette fonction essentielle, la Cour de justice de l’Union européenne est venue ensuite ajouter d’autres fonctions : de publicité, d’investissement, de qualité et de communication.

 

Pourquoi déposer une marque ?

La marque, lorsqu’elle est enregistrée, est un titre de propriété industrielle qui vous confère des droits privatifs, un véritable monopole d’exploitation sur le signe déposé (lequel peut être un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin, un logo, un signe sonore, olfactif ou encore tridimensionnel), et ce pour :

  • Une durée de 10 années, indéfiniment renouvelable ;
  • Un territoire donné, selon qu’il s’agit notamment :
  • D’une marque française, enregistrée auprès de l’INPI (https://www.inpi.fr/fr) ;
  • D’une marque de l’Union européenne, titre unique ayant effet dans les 27 états membres de l’Union européenne, enregistrée auprès de l’EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr) ;
  • D’une marque internationale, système d’enregistrement international plus communément appelé « système de Madrid » (https://www.wipo.int/madrid/fr/), lequel permet de présenter une seule demande, en une seule langue et de payer une seule redevance, auprès d’un seul office, l’OMPI (https://www.wipo.int/portal/fr/), pour solliciter une protection dans tout ou partie des 120 pays couverts par les 104 membres dudit « système » ;
  • D’une marque nationale étrangère, enregistrée auprès de l’office national de propriété industrielle concerné ;
  • Les produits et/ou services désignés par l’enregistrement ; c’est ce que l’on appelle le « principe de spécialité » régissant le droit des marques (à l’exception de celles dites de « renommée », lesquelles brisent ledit principe), et en vertu duquel deux marques éponymes peuvent cohabiter, comme « Mont Blanc », la première désignant des stylos, lorsque la seconde désigne des crèmes dessert.

Être titulaire d’une marque vous permet de défendre votre monopole d’exploitation sur cette dernière, notamment par le biais de :

 

Les conditions de validité de la marque

Pour être enregistrée, la marque doit porter sur un signe (un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin, un logo, un signe sonore, olfactif ou encore tridimensionnel) :

  • Distinctif, c’est-à-dire arbitraire quant aux produits et/ou services désignés ; ainsi une marque ne pas être composée uniquement de termes et/ou éléments nécessaires, usuels, génériques ou encore descriptifs des qualités substantielles des produits et services ainsi désignés (par exemple, une marque « Tomates » ne pourra pas être enregistrée pour désigner des légumes ; en revanche, elle pourra l’être pour désigner des chaussures) ;
  • Licite, à savoir conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (ce qui conduit à la prohibition, par exemple, des termes injurieux et/ou racistes) ;
  • Non déceptif, ce qui signifie que la marque ne doit pas tromper les consommateurs notamment sur la composition, l’origine et/ou la qualité des produits et/ou services qu’elle désigne ;
  • Disponible, ce qui implique que la marque ne doit pas prêter à confusion notamment avec une marque, une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine, un droit d’auteur ou encore une indication géographique antérieure sur le territoire concerné, en portant sur un signe identique ou similaire, pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux désignés par le ou les droits antérieurs.

 

Les principales erreurs à éviter dans le cadre du dépôt d’une marque

Parmi les erreurs les plus fréquentes que vous êtes susceptibles de faire en déposant votre marque seul, se trouvent notamment :

  • Le choix d’un signe peu ou pas distinctif :

Parce que les signes peu ou pas arbitraires, quant aux produits et services désignés, qu’ils soient nécessaires, usuels, génériques ou encore descriptifs de ces derniers, sont les plus prisés car les plus « parlants » en marketing au stade du lancement d’un produit, votre tentation d’adopter un signe peu ou pas distinctif sera grande, mais se soldera inexorablement soit par une absence de protection (dans l’hypothèse d’un refus d’enregistrement émis par l’office pour défaut de distinctivité), soit par une protection dite « faible » et inefficace (dans l’hypothèse de l’enregistrement de votre marque mais de son incapacité à servir de fondement à une action en contrefaçon en raison de son faible degré de distinctivité).

Parce que comme précédemment exposé, votre marque est régie par le « principe de spécialité », sa protection ne vaudra que pour les produits et/ou services exactement tels que désignés. Peu importent les « classes » auxquelles lesdits produits et/ou services sont rattachés, elles ne sont qu’un simple outil de classification administrative.

Désigner des produits et/ou services beaucoup plus largement que ceux que vous allez réellement exploiter, c’est, d’une part, prendre le double risque de voir sa marque ultérieurement frappée de déchéance partielle pour inexploitation (pendant plus de cinq ans) pour les produits et/ou services ne faisant pas l’objet d’un « usage sérieux » (https://www.inpi.fr/fr/faq/que-se-passe-t-il-lorsqu-une-marque-n-est-pas-exploitee), et, d’autre part, de multiplier les risques de collision avec les droits antérieurs de tiers, et donc de procédures d’opposition et/ou ultérieurement d’actions judiciaires en contrefaçon à votre endroit.

Désigner des produits et/ou services insuffisamment précis quant à la réalité de ceux qui sont exploités, c’est en outre prendre le risque de ne pas pouvoir agir efficacement à l’encontre des marques identiques ou similaires postérieures, par l’introduction de procédures d’opposition et/ou ultérieurement d’actions judiciaires en contrefaçon fondées sur un titre pertinent.

Telles sont les raisons pour lesquelles il convient de demander aux avocats experts en marques que nous sommes de procéder pour vous à la création de libellés « sur-mesure » quant aux produits et/ou services à désigner, et seulement ensuite de solliciter de l’office de propriété industrielle concerné leur rattachement aux « classes » référencées par la classification de Nice.

Par exemple, une « application mobile facilitant la gestion du travail collaboratif » fera l’objet d’un libellé créé « sur-mesure », avant que ce dernier soit rattaché à la classe 9 ; quant au « service de vente au détail en ligne de chaussures de running », une fois créé, ce dernier sera rattaché à la classe 35.

  • Le fait de ne pas faire de véritables recherches d’antériorités :

Ne vous leurrez pas, l’absence de signe antérieur identique à l’issue d’une requête sur votre moteur de recherche web ou de marque identique à l’issue d’une recherche sur la base de données marques de l’INPI (https://bases-marques.inpi.fr) ne vous assure pas la disponibilité du signe que vous avez choisi et ne vous garantit en aucun cas de pas subir les tracas d’une procédure d’opposition et/ou ultérieurement d’une action judiciaire en contrefaçon.

Avant d’être déposé à titre de marque, un signe doit faire l’objet de véritables recherches d’antériorités dites de « similitudes » au sein du territoire sur lequel la protection est envisagée, et ce parmi l’ensemble des signes distinctifs non pas identiques, mais également simplement similaires (visuellement, phonétiquement et/ou intellectuellement), avec lesquels il est susceptible de créer un risque de confusion, et que sont en premier lieu les marques, certes, mais également les dénominations sociales, les noms commerciaux et les noms de domaine antérieurs.

 

Nos avocats experts en droit des marques

Parce que la création ou le choix d’une marque est donc un exercice extrêmement périlleux, nos avocats experts en marques interviennent notamment dans le cadre des prestations suivantes :

  • Assistance au naming :

En collaboration avec des agences de communication ou votre service marketing, nos avocats experts en marques vous accompagnent dans le processus créatif de vos marques, en s’assurant, à chaque étape de la création, notamment de la distinctivité, de la licéité, de l’absence de déceptivité et surtout de la disponibilité du signe envisagé ;

  • Recherches d’antériorités :

Nos avocats experts en marques s’assurent de la disponibilité de votre signe, que ce soit par le biais, dans un premier temps, de simples sondages et de premières recherches d’antériorités réalisées parmi les signes distinctifs identiques ou paraphonétiquement identiques, puis, en l’absence d’antériorités bloquantes à ce stade, et dans un second temps, de véritables recherches dites de similitudes parmi l’ensemble des signes distinctifs similaires ayant effet sur le territoire concerné ;

  • Mise en place de stratégies de « libéralisation » du signe envisagé :

Lorsque le signe que vous envisagez ne semble pas disponible, mais que les antériorités recensées correspondent soit à une marque peu ou plus exploitée, soit à une marque similaire, désignant des produits et/ou services tout aussi similaires, mais pas concurrents des vôtres, nos avocats experts en marques peuvent mettre en place des stratégies de tentative de « libéralisation » de la marque envisagée, notamment par la conclusion d’accords de coexistence avec les titulaires de droits antérieurs ou d’actions en déchéance à l’endroit desdits droits antérieurs ;

  • Dépôt de demandes d’enregistrement de marques :

Nos avocats experts en marques vous accompagnent dans votre stratégie de dépôt, construisent avec vous vos portefeuilles de marques, créent sur-mesure des libellés quant aux produits et/ou services à désigner par vos demandes d’enregistrement et vous représentent à l’occasion de leurs dépôts :

  • Devant l’INPI (https://www.inpi.fr/fr), pour les demandes d’enregistrement de marques françaises ;
  • Devant l’EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr), pour les demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne ;
  • Devant l’OMPI (https://www.wipo.int/portal/fr/), pour les demandes d’enregistrement de marques internationales ;
  • Devant tous les autres offices de propriété industrielle nationaux (par exemple l’USPTO (https://www.uspto.gov), pour les États-Unis, ou encore le CNIPA (http://english.sipo.gov.cn), pour la Chine), par le truchement de notre réseau de mandataires locaux ;
  • Suivi des procédures d’enregistrement et des autres procédures devant les offices de propriété industrielle :

Nos avocats experts en marques vous accompagnent et vous représentent tout au long des procédures d’enregistrement de vos titres, ainsi que dans le cadre de toutes les autres procédures devant les offices de propriété industrielle, et notamment à l’occasion de :

  • Renouvellements :

Nos avocats experts en marques accompagnent vos marques au cours de leur vie (d’une durée initiale de dix ans, indéfiniment renouvelable), vous rappellent les échéances inhérentes au maintien de vos droits, et assurent, le cas échéant, le renouvellement de vos marques ;

  • Surveillance :

Parce que la protection offerte par le droit des marques n’a réellement de sens que si lesdites marques sont surveillées et partant défendues, nos avocats en marques ont développé une expertise significative dans la surveillance de vos marques, par le développement et l’utilisation de technologies dédiées permettant une surveillance à 360° de vos marques, notamment sur Internet.

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